Funkcję obowiązku używania znaku towarowego polega na zmniejszeniu liczby chronionych znaków towarowych i co za tym idzie ograniczeniu liczby potencjalnych kolizji między przeciwstawianymi znakami. Ma to prowadzić do dostosowania stanu rejestru znaków do rzeczywistości obrotu gospodarczego i wyeliminowania tzw. . ghost marks, tj. znaków nieobecnych na rynku. Ustawodawca przewidział w tym celu narzędzia służące zapobieganiu rejestracji znaków na zapas lub w celu blokowania używania znaków podobnych przez innych uczestników obrotu.
Sankcje za nieużywanie znaku towarowego
Za nieużywanie znaku towarowego uprawnionego mogą spotkać następujące sankcje:
- Brak możliwości obrony przed ewentualnymi naruszeniami np. zakazania innej osobie używania takiego samego lub podobnego oznaczenia w obrocie.
- Nieskuteczność sprzeciwu wobec rejestracji znaku późniejszego, w przypadku podniesienia przez uprawnionego do znaku późniejszego zarzutu nieużywania kolizyjnego znaku wcześniejszego. Warunkiem uwzględnienia takiego zarzutu jest jednak, aby wraz z nim został złożony wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku wcześniejszego.
- Wygaśnięcie prawa.
W niniejszym artykule skupię się na opisaniu trzeciej z wyżej wymienionych sankcji.
Przesłanki wygaszenia prawa do znaku towarowego z uwagi na nieużywanie
Prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania.
Postępowanie przed Urzędem Patentowym
Postępowanie w sprawie wygaszenia znaku towarowego toczy się przed Urzędem Patentowym. Do wszczęcia postępowania potrzebny jest wniosek zainteresowanego podmiotu. Nie jest przy tym konieczne wykazanie interesu prawnego przez wnioskodawcę. Wymóg ten został zniesiony przez nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 11 września 2015 roku. Jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki wskazane we wcześniejszym akapicie, postępowanie kończy się wydaniem decyzji stwierdzającej wygaśnięcie prawa do znaku.
Rzeczywiste używanie
Przez używanie znaku towarowego należy rozumieć używanie znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy, które polega w szczególności na:
- umieszczaniu znaku na towarach, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu, imporcie, eksporcie, składowaniu w celu wprowadzania,
- umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzeniem towarów do obrotu,
- posługiwaniu się nim w celu reklamy.
Nie każda forma używania znaku jest jednak wystarczająca dla zachowania prawa ochronnego. Ważne jest żeby znak towarowy był używany w sposób rzeczywisty (genuine use). Obowiązkowi rzeczywistego używania znaku czyni zadość tylko takie używanie, które pozostaje w związku fizycznym lub pojęciowym z towarem lub usługą.
Dla przykładu, nie stanowi rzeczywistego używania znaku:
- Korzystanie ze znaku tylko w działalności wewnątrzorganizacyjnej np. poprzez umieszczanie znaku w dokumentacji produkcyjnej lub instrukcjach wewnętrznych;
- Używanie znaku w formie reklamy, jeśli towary/usługi, którym znak jest przypisany, nie będą na rynku krajowym dostępne ani towary nie są w kraju wytwarzane na potrzeby eksportu.
- Posługiwanie się dokumentami, w których znak towarowy został użyty jako firma (w sytuacji gdy znak towarowy jest tożsamy z nazwą firmy uprawnionego), jeśli jest on użyty jedynie w celu identyfikacji przedsiębiorcy, a nie odróżnienia na rynku oferowanych przezeń towarów lub usług.
- Czynności przygotowawczych do używania znaku tj. opracowanie strategii marketingowej, utworzenie strony internetowej produktu lub usługi, wykup lub dzierżawa gruntów pod budowę zakładu produkcyjnego lub usługowego czy najem lokalu na sklep.
Wskazuje się, że dokumenty, zwłaszcza zamówienia, faktury, potwierdzenia dostawy lub sprzedaży, a także etykiety, opakowania i podobne dowody rzeczowe świadczące o rzeczywistym występowaniu towarów lub usług w obrocie, powinny mieć podstawowe znaczenie dowodowe. Przy czym same materiały reklamowe mogą pełnić jedynie rolę pomocniczą.
Warianty rzeczywistego używania znaku towarowego
Ustawodawca wymienia ponadto cztery przypadki, które stanowią niejako warianty "klasycznego" używania znaku towarowego.
- Eksploatacja znaku różniącego się od znaku zarejestrowanego w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru.
- Używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego. Zgoda może być udzielona w formie umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego, może być również wyrażona w innych rodzajach umów, przykładowo w umowie dystrybucyjnej lub franczyzowej.
- Umieszczanie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu.
- Przez osobę upoważnioną do używania znaku wspólnego albo znaku wspólnego gwarancyjnego.
Ważne powody nieużywania
Ważne powody mogą usprawiedliwić nieużywanie znaku i tym samym zapobiec jego wygaśnięciu. Ustawa nie zawiera jednak wyjaśnienia tego, natomiast w doktrynie wskazuje się, że do tych okoliczności należą wszelkie zdarzenia, które uchylają zarzut nagannego postępowania uprawnionego z rejestracji tj. siła wyższa lub inne okoliczności zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia im przez uprawnionego.
Termin
5-letni okres nieużywania znaku liczy się od dnia wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, zaś w odniesieniu do międzynarodowej rejestracji od dnia ogłoszenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego o uzyskaniu jego ochrony. Jeśli wniosek o wygaszenie zostanie złożony wcześniej, podlega oddaleniu jako przedwczesny. Należy również pamiętać o tym, że nieużywanie w tym okresie musi mieć charakter nieprzerwany. Jeżeli przed złożeniem wniosku o wygaszenie rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku, Urząd Patentowy oddali wniosek. Rozpoczęcie lub wznowienie używania znaku towarowego, po upływie nieprzerwanego pięcioletniego okresu jego nieużywania i w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, nie zostanie jednak uwzględnione, jeżeli przygotowania do rozpoczęcia lub wznowienia używania mają miejsce tuż po tym, jak uprawniony dowiedział się, że taki wniosek może być złożony.
Ciężar dowodu
Ciężar dowodu wykazania rzeczywistego używania znaku lub ważnych powodów nieużywania w przypadku złożenia wniosku o wygaszenie znaku spoczywa na uprawnionym do znaku. Jeśli uprawniony nie wykaże powyższego, Urząd Patentowy wyda decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego.
Autor: Karina Wronka