Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Pojęcie wcześniejszego (rzeczywistego) używania unijnego znaku towarowego

Własność intelektualna 03.09.2020

Dnia 16 lipca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-714/18 P ACTC GmbH vs. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). W wyroku TSUE podjął się zdefiniowania pojęcia wcześniejszego używania unijnego znaku towarowego w myśl Rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego następnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. Z uwagi na to, iż zgłoszenie przez ACTC GmbH znaku towarowego do rejestracji nastąpiło przed zmianą treści Rozporządzenia Rady nr 207/2009 (dalej: Rozporządzenie), Trybunał Sprawiedliwości uznał za właściwe stosowanie przepisów w ich pierwotnym brzmieniu.

Niemiecka spółka ACTC GmbH dokonała w grudniu 2012 r. zgłoszenia w EUIPO unijnego znaku towarowego, będącego oznaczeniem słownym „tigha” (dalej: zgłoszony znak towarowy). Towary, dla których wystąpiono o rejestrację obejmują m.in. odzież, obuwie oraz nakrycia głowy. W 2015 r. szwedzka spółka Taiga AB wniosła sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów takich jak odzież, bielizna czy obuwie, powołując się na art. 8 ust. 1 lit. b Rozporządzenia w brzmieniu: „W wyniku sprzeciwu właściciela wcześniejszego znaku towarowego, zgłoszonego znaku towarowego nie rejestruje się, jeżeli z powodu identyczności lub podobieństwa do wcześniejszego znaku towarowego, identyczności lub podobieństwa towarów lub usług istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców] na terytorium, na którym wcześniejszy znak towarowy jest chroniony; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.

Wydział Sprzeciwów EUIPO oddalił sprzeciw wniesiony przez Taiga AB. Spółka ta wniosła odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów. Izba Odwoławcza EUIPO uchyliła decyzję Wydziału Sprzeciwów, odrzucając tym samym zgłoszenie znaku towarowego przez ACTC GmbH. W uzasadnieniu Izba wskazała, że udowodnione zostało wcześniejsze używanie znaku towarowego dla niektórych towarów identycznych lub do nich podobnych. Ponadto wskazała, iż oznaczenia są do siebie bardzo podobne pod względem wizualnym i identyczne pod względem fonetycznym. W związku z powyższym Izba Odwoławcza stwierdziła, że w odniesieniu do wspomnianych wyżej towarów istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia konsumentów w błąd w myśl art. 8 ust. 1 lit. b Rozporządzenia. W odpowiedzi, ACTC GmbH złożyła skargę celem stwierdzenia nieważności decyzji Izby Odwoławczej. Skarżąca wskazywała na naruszenie art. 42 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 lit. b Rozporządzenia.

W ramach postępowania Trybunał poruszył kwestię prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumenta w błąd, wypowiadając się w następujący sposób: „…jeżeli właściciel unijnego znaku towarowego wnosi na podstawie art. 8 ust. 1 lit. b Rozporządzenia sprzeciw wobec rejestracji podobnego unijnego znaku towarowego stwarzającego prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, taki sprzeciw należy uwzględnić wówczas, gdy istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zostanie ustalone w części Unii. W konsekwencji, jeżeli podobieństwa wizualne lub fonetyczne między kolidującymi ze sobą oznaczeniami istnieją w odczuciu znacznej części właściwego kręgu odbiorców, w odniesieniu do którego nie wykazano między tymi oznaczeniami różnic konceptualnych mogących te prawdopodobieństwa zneutralizować, Sąd powinien przeprowadzić całościową analizę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd”.

Trybunał odniósł się również do pojęcia „rzeczywistego używania” znaku towarowego, stanowiącego autonomiczne pojęcie prawa UE. Trybunał wskazał, że aby można było stwierdzić, że znak jest rzeczywiście używany, zgodnie z art. 42 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia, konieczne jest, aby znak taki był używany zgodnie ze swoją podstawową funkcją tj. gwarantował konsumentowi lub końcowemu odbiorcy identyfikację pochodzenia towaru lub usługi. Nieodzowne jest również, by znak umożliwiał konsumentowi – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tego towaru lub usługi od towarów lub usług mających inne pochodzenie. Nieużywany znak towarowy nie tylko negatywnie wpływa na zjawisko konkurencji rynkowej, ograniczając zasób oznaczeń oraz pozbawiając konkurentów możliwości korzystania z tożsamego lub podobnego znaku w toku wprowadzania na rynek wewnętrzny towarów i usług, ale także ogranicza swobodę przepływu towarów i swobodę świadczenia usług, które to stanowią podstawę funkcjonowania Unii Europejskiej.

W analizowanym wyroku Trybunał wskazał również, że jednym z czynników, decydujących o utrzymaniu i ochronie praw właściciela wcześniejszego znaku towarowego, bądź o ograniczeniu tych praw, jest zakres kategorii towarów lub usług, dla których został zarejestrowany wcześniejszy unijny znak towarowy. Zgodnie z treścią wyroku, jeśli towary mają więcej niż jeden cel i przeznaczenie, to nie można przystąpić do ustalenia istnienia odrębnej podkategorii towarów, biorąc pod uwagę każdy z celów, jakie towary te mogą mieć, z osobna. Takie podejście nie pozwoliłoby bowiem na zidentyfikowanie w sposób spójny niezależnych podkategorii i skutkowałoby, nadmiernym ograniczeniem praw właściciela wcześniejszego znaku towarowego, w szczególności w zakresie, w jakim nie uwzględniono by w wystarczającym stopniu jego uzasadnionego interesu w rozszerzeniu gamy towarów lub usług, dla których został zarejestrowany jego znak. Sąd słusznie zatem nie rozważył odrębnie każdego z przykładów używania rozpatrywanych towarów, a mianowicie okrywania, osłaniania, zdobienia czy ochrony ciała ludzkiego, ponieważ te różne formy używania łączą się do celów wprowadzenia tych towarów na rynek.

Przytoczony wyrok nie tylko daje wytyczne interpretacyjne w zakresie Rozporządzenia nr 207/2009 odnoszącego się  wspólnotowego znaku towarowego. Pośrednio dostarcza również wskazówek co do wykładni postanowień art. 1526a, art. 154 oraz art. 157 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Wnikliwa analiza Trybunału w niniejszej sprawie niewątpliwie doprecyzuje doktrynalne rozumienie pojęcia „rzeczywistego używania” znaku towarowego.

Maria Gawecka
Konsultant Prawny