Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Spór Nintendo vs. BigBen dotyczący reklamy akcesoriów z użyciem cudzych wzorów wspólnotowych

Własność intelektualna 20.12.2017

W wyroku z dnia 27 września 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej zwany również TSUE) w połączonych sprawach C24/16 i C25/16 zajmował się kwestią możliwości wykorzystania przez osobę trzecią wizerunku cudzego zarejestrowanego wspólnotowego wzoru przemysłowego w celach handlowych, w ramach tzw. prawa do cytowania.

Sprawa dotyczyła sporu zawisłego przed Wyższym Sądem Krajowy w Düsseldorfie z powództwa spółki Nintendo Co. Ltd (zwana dalej Nintendo) zajmującej się produkcją oraz sprzedażą gier i konsoli gier wideo, w tym konsoli Wii oraz akcesoriów do niej. Spółka znana jest m.in. z gier takich Mario, Pokemon i FIFA. Jednocześnie Nintendo jest właścicielem kilku zarejestrowanych wspólnotowych wzorów przemysłowych dotyczących akcesoriów do konsoli gier wideo Wii.

Stroną pozwaną były dwa podmioty: BigBen Interactive SA (dalej zwana BigBen Francja), która produkuje i sprzedaje kontrolery oraz inne akcesoria kompatybilne z konsolą Wii za pośrednictwem strony internetowej we Francji i Luksemburgu oraz jej spółka zależna – BigBen Interactive GmbH (dalej zwana BigBen Niemcy) dystrybuująca te produkty na obszarze Niemiec i Austrii. Obie pozwane spółki używały wizerunków chronionych wzorów przemysłowych, których właścicielem jest Nintendo, do celów reklamowych innych sprzedawanych przez nie produktów, co w ocenie powódki stanowiło naruszenie jej praw.

Nintendo żądała przed niemieckim sądem nakazania pozwanym zaniechania produkowania, importu, eksportu, używania lub posiadania w tych celach rozpatrywanych produktów w Unii lub odtwarzania tych produktów bądź używania wizerunków tych produktów odpowiadających wzorom wspólnotowym Nintendo na terytorium UE.

Zgodnie z postanowieniami unijnego rozporządzenia w sprawie wzorów wspólnotowych, zarejestrowany wzór wspólnotowy przyznaje bowiem jego właścicielowi wyłączne prawo do jego używania i zakazywania jego używania osobom trzecim, które nie mają jego zgody.

Rozporządzenie wprowadza jednak w tym zakresie pewne ograniczenia. Mianowicie prawa wynikające ze wzoru wspólnotowego nie mogą być wykonywane w odniesieniu do:

  • działań podejmowanych w celach prywatnych i niehandlowych;
  • działań podejmowanych w celach doświadczalnych;
  • działań odtwarzania w celach cytowania lub nauczania.

W tych okolicznościach, Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorfie zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym czy i w pod jakimi warunkami osoba trzecia może używać zgodnie z prawem wizerunku produktu odpowiadającego wzorowi wspólnotowemu w celu reklamowania produktów, które sprzedaje i które stanowią akcesoria do produktów odpowiadających takiemu zarejestrowanemu wzorowi.

TSUE rozstrzygając sprawę orzekł, że reklamowanie akcesoriów przy użyciu cudzego wzoru wspólnotowego do kompatybilnych z nimi produktów, mimo braku zgody osoby uprawnionej, mieści się w ramach tzw. prawa cytowania, gdy ma celu objaśnienie lub zademonstrowanie zgodności między tymi dwoma markowymi produktami, jeżeli działanie to spełnia łącznie następujące warunki:

  1. jest zgodne z praktyką uczciwego handlu;
  2. nie utrudnia nadmiernie zwykłego używania wzoru;
  3. jest wskazane źródło.

Trybunał podkreślił, że sprawdzenie czy wyżej wskazane warunki zostały spełnione leży w gestii sądu krajowego.

Przyjęcie przez TSUE tak szerokiego rozumienia prawa cytowania może budzić pewne kontrowersje. Tradycyjnie uznaje się bowiem, że ten wyjątek dotyczy przede wszystkim wypowiedzi pisarzy, dziennikarzy czy nauczycieli. Biorąc pod uwagę fakt, że wyjątki należy interpretować w sposób ścisły, pojawia się pytanie czy Trybunał nie posunął się zbyt daleko w  interpretacji tego pojęcia.

Karina Wronka
Konsultant prawny w kancelarii BSiW