Portal prowadzi Kancelaria
Babiaczyk Skrocki i Wspólnicy

Znaki towarowe a reklama porównawcza

Własność intelektualna 10.05.2017

Powszechnie panuje mylne przekonanie, że reklama porównawcza jest w Polsce zakazana. Oczywiście nie jest to prawdą. Jej wykorzystywanie jest uzasadnione tym, że może się ona przyczynić do obiektywnego wydobycia zalet porównywalnych produktów, stymulując w ten sposób konkurencję między dostawcami towarów i usług w interesie konsumentów. W naszym kraju, reklamę porównawczą wyjątkowo upodobały sobie banki oraz operatorzy telefonii komórkowej, którzy zazwyczaj prezentują zachowawcze zestawienia konkurencyjnych ofert, ubierane w formę tabelki. Przedsiębiorcy, którzy chcą sięgnąć po bardziej agresywną formę reklamy, powinni jednak zachować ostrożność. Łatwo bowiem przekroczyć granicę i z pozornie uczciwego porównania uczynić krytykę rynkowego rywala. Taka strategia może przynieś odwrotny efekt marketingowy i zrujnować rynkową pozycję przedsiębiorcy, zarówno z powodu dotkliwych konsekwencji prawnych jak też z powodu negatywnego odbioru przekazu przez konsumentów.

Definicja reklamy porównawczej

Czym właściwie jest „reklama porównawcza”? Zgodnie z definicją obowiązującą na gruncie polskiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, stanowi ona reklamę odnoszącą się do właściwości i cech innego, konkurencyjnego produktu, która umożliwia (bezpośrednio lub pośrednio) rozpoznanie konkurenta rynkowego albo oferowanych przez niego towarów lub usług. Możliwość identyfikacji konkurenta podmiotu reklamującego się lub jego towaru czy usługi na podstawie informacji zawartych w reklamie, powinna być przy tym oceniana z punktu widzenia przeciętnego odbiorcy. Co więcej, okoliczność, że w konkretnej sytuacji można zidentyfikować wielu konkurentów reklamującego lub oferowane przez nich produkty, pozostaje bez znaczenia dla uznania porównawczego charakteru danego komunikatu. W pewnych szczególnych sytuacjach nawet reklama zawierająca porównanie systemowe, nieodnoszące się do konkretnego produktu, może zostać uznana za formę reklamy porównawczej. Kwalifikacja taka powinna być jednak zawsze dokonywana w konkretnym stanie faktycznym, z uwzględnieniem jego szczególnych okoliczności.

Kiedy reklama porównawcza jest dozwolona?

Zgodnie z zasada ogólną wprowadzoną na gruncie dyrektywy 2006/114/WE dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej, stosowanie reklamy porównawczej jest w Unii Europejskiej dozwolone. Przepisy krajowe poszczególnych państw członkowskich mogą jednak różnić się w zakresie szczególnych wymogów, co do treści czy formy tego rodzaju reklamy.

I tak, w świetle prawa polskiego, reklama porównawcza stanowi czyn nieuczciwej konkurencji tylko wtedy, gdy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. Jeżeli natomiast łącznie spełnione są następujące warunki, reklama porównawcza będzie dozwolona:

  1. nie wprowadza w błąd (w szczególności prawdziwie wypowiada się na temat cech porównywanego produktu);
  2. w sposób rzetelny i obiektywny porównuje towary lub usługi konkurencyjne (zaspokajające te same potrzeby lub służące tym samym celom);
  3. porównanie obejmuje cechy, które są typowe i charakterystyczne dla danego typu towarów (w szczególności może to być cena);
  4. nie stwarza ryzyka pomyłki pomiędzy reklamującym a jego konkurentem, a także pomiędzy oferowanymi towarami i ich oznaczeniami handlowymi, znakami towarowymi, oznaczeniami przedsiębiorstwa lub innymi oznaczeniami odróżniającymi;
  5. nie dyskredytuje towarów, usług, działalności, znaków towarowych, oznaczeń przedsiębiorstwa lub innych oznaczeń odróżniających, a także okoliczności dotyczących konkurenta;
  6. w odniesieniu do towarów z chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia odnosi się zawsze do towarów z takim samym oznaczeniem;
  7. nie wykorzystuje w nieuczciwy sposób renomy znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta ani też chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych;
  8. nie przedstawia towaru lub usługi jako imitacji czy naśladownictwa towaru lub usługi opatrzonych chronionym znakiem towarowym, chronionym oznaczeniem geograficznym lub chronioną nazwą pochodzenia albo innym oznaczeniem odróżniającym.

Zakaz nieuczciwego wykorzystania renomy

Zakazana jest reklama porównawcza wykorzystująca w sposób nieuczciwy renomę znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa lub innego oznaczenia odróżniającego konkurenta albo chronionego oznaczenia geograficznego lub chronionej nazwy pochodzenia produktów konkurencyjnych. Chodzi tu przede wszystkim o reklamowanie produktów nieznanych na rynku poprzez porównywanie ich do innych, o uznawanej renomie.

Ze swojej istoty każda reklama porównawcza korzysta jednak, w jakimś zakresie, z renomy oznaczeń odróżniających konkurentów, do których odwołuje się reklamujący. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej zwanego również TSUE),  dopuszcza się zatem używania w reklamie porównawczej oznaczeń odróżniających konkurentów, w tym również oznaczeń renomowanych "o ile (…) celem ich użycia jest tylko wprowadzenie rozróżnienia między nimi [tj. towarami lub usługami reklamującego się i konkurenta – przyp. aut.] oraz, w konsekwencji, obiektywnego uwypuklenia różnic między nimi". Jeżeli w konkretnym przypadku reklama porównawcza, w której użyto oznaczenia renomowanego konkurenta, nie realizuje tak zdefiniowanego celu, można zakładać, że użycie oznaczenia renomowanego konkurenta było obliczone wyłącznie na wykorzystanie tej renomy. W konsekwencji taka reklama będzie zakazana.

Stosując powyższą interpretację, TSUE stwierdził także, iż nieuczciwe wykorzystanie renomy oznaczenia odróżniającego zachodzi, gdy następstwem powołania cudzego oznaczenia odróżniającego jest wywołanie w umyśle osób, do których reklama jest adresowana, skojarzenia między podmiotem reklamującym się i jego konkurentem, w wyniku czego renoma związana z towarami tego ostatniego przejdzie na towary reklamującego się. Nieuczciwe wykorzystanie renomy zachodzi zatem przykładowo, gdy reklamujący się porównuje własny towar, nieposiadający żadnej renomy, z towarem innego przedsiębiorcy, charakteryzującym się wysoką renomą, ale tylko w celu zasugerowania konsumentom, iż są to towary o podobnych cechach (wyrok w sprawie Toshiba Europe v. Katun z 25.10.2001 r., C-112/99).

Zakaz przedstawiania produktu jako imitacji lub repliki

Jednym z bardziej ewidentnych przykładów nieuczciwego wykorzystania renomy jest przedstawianie swojego produktu jako imitacji lub repliki. Ten przypadek reklamy porównawczej jest zakazany, ponieważ nie występuje obiektywna informacja o cechach towarów, lecz jedynie przedstawienie towaru reklamowego jako imitacji produktu markowego. Przykładowo, taka  sytuacja może mieć miejsce w przypadku prezentacji reklamowanych perfum jako imitacji zapachu perfum opatrzonych chronionym znakiem towarowym. W tym kontekście, warto przytoczyć wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej zwany również: TSUE) z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie L’Oréal przeciwko Bellure (C-487/07). Stan faktyczny niniejszej sprawy przedstawiał się następująco. Grupa L’ Oréal (do której należą: L’Oréal S.A., Lancôme parfums et bauté i Laboratoire Garnier) pozwała przed Sądem Najwyższym Zjednoczonego Królestwa, spółki Bellure, Malaika i Starion o stwierdzenie naruszenie przysługujących L’Oréal praw do znaków towarowych. Malaika oraz Starion zajmowały się sprzedażą imitacji perfum wytwarzanych przez Bellure, których flakony i opakowania były łudząco podobne, do tych które są chronione znakami towarowymi L’Oréal. Ponadto, spółki te posługiwały się zestawieniami porównawczymi wskazującymi, że ich produkty stanowią imitację luksusowych perfum. Sąd rozstrzygający tę sprawę, zwrócił się z pytaniem prawnym do TSUE o to, „czy posługiwanie się przez osobę trzecią oznaczeniem podobnym do renomowanego znaku towarowego może zostać uznane za czerpanie nienależytej korzyści z tego znaku, jeżeli posługiwanie to jest korzystne z punktu widzenia prowadzonej przez tę osobę sprzedaży towarów, nie pociągając za sobą zarazem ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców i nie stanowiąc działania na szkodę właściciela znaku towarowego”. Na to pytanie Trybunał odpowiedział twierdząco i wyjaśnił, że czerpanie nienależytej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy znaku towarowego nie jest zależne od istnienia ryzyka wprowadzenia w błąd ani ryzyka działania na szkodę właściciela tego znaku. Ponadto, Trybunał podkreślił, że kiedy osoba trzecia próbuje przez używanie oznaczeni podobnego do renomowanego znaku towarowego, działać w jego cieniu w celu skorzystania z jego atrakcyjności, reputacji i prestiżu oraz wykorzystać – bez żadnej rekompensaty finansowej i bez podjęcia ze swojej strony żadnych działań w celu jej zaoferowania – wysiłek handlowy włożony przez właściciela znaku towarowego w wykreowanie i utrzymanie jego wizerunku, odnoszenie korzyści z takiego używania należy uznać za czerpanie nienależnej korzyści z charakteru odróżniającego lub renomy wspomnianego znaku. W takiej sytuacji właściciel zarejestrowanego znaku towarowego jest uprawniony do zakazania używania przez osobę trzecią oznaczenia identycznego.

Reklama porównawcza w systemach prawnych innych państw

Zgodnie z tym, co zostało wyżej wskazane, reklama porównawcza jest w Unii Europejskiej co do zasady dopuszczalna, choć jej stosowanie obwarowane jest licznymi warunkami. Ze względu na ryzyka prawne oraz negatywne nastawienie konsumentów do tego rodzaju promocji, jest ona w Europie stosowana dość rzadko. Inaczej sytuacja kształtuje się w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie, gdzie obowiązuje znacznie bardziej liberalne prawo w zakresie reklamy porównawczej. Z tego powodu agencje marketingowe chętnie sięgają tam po to narzędzie promocji, czego przykładem są słynne wojny reklamowe pomiędzy Coca Colą a Pepsi. Na drugim biegunie stoją natomiast Chiny, gdzie reklama porównawcza jest praktycznie zakazana.

Karina Wronka
Konsultant prawny w kancelarii BSiW