W dniu 26 listopada 2015 roku chiński Najwyższy Sąd Ludowy (NSL) wydał orzeczenie kończące czteroletnią batalię sądową (znaną jako sprawa PRETUL) przeciwko wytwórcy towarów OEM, przeznaczonych wyłącznie na eksport, pozwanemu o naruszenie znaku towarowego. NSL orzekł, że w rozpatrywanej sprawie korzystanie ze znaku towarowego przez producenta OEM nie stanowi naruszenia tego znaku towarowego, gdyż nie może ono zostać zakwalifikowane jako używanie znaku towarowego w rozumieniu Artykułu 52(1) chińskiego Prawa Znaków Towarowych. Rozstrzygnięcie NSL może mieć potencjalnie poważne konsekwencje dla europejskich przedsiębiorców.
Tło faktyczne sprawy
Pozwana spółka, PUJIANG YA HUAN Lock Industry Co. Ltd. z siedzibą w chińskim mieście Zhejiang (Ya Huan), produkowała metalowe kłódki i zamki dla meksykańskiego producenta i dystrybutora narzędzi metalowych, spółki TRUPER HERRAMIENTAS, S.A.DE C.V (Truper), właściciela marki PRETUL (rejestracja znaku nr 770611), używanego dla oznaczenia zamków, oraz PRETUL z owalnym znakiem graficznym (rejestracja znaku nr 2783496), oba zarejestrowane w Meksyku. W roku 2010 TRUPER zlecił spółce Ya Huan, produkcję zamków ze znakiem towarowym PRETUL na potrzeby eksportu i dystrybucji w Meksyku.
Focker Security Products International Ltd. (Focker Security) to spółka z Hong Kongu, która zarejestrowała w Chinach znak towarowy PRETUL z owalnym znakiem graficznym (rejestracja znaku nr 3071808) dla klasy 6 towarów. Focker Security pozwał Ya Huan w chińskim mieście Ningbo, Prowincja Zhejiang. W ramach swojego pozwu Focker Security twierdził, że użycie przez Ya Huan znaku towarowego PRETUL na zamkach przeznaczonych wyłącznie na eksport narusza jego prawa z krajowej (chińskiej) rejestracji znaku towarowego PRETUL. Sąd w Ningbo wydał w pierwszej instancji wyrok, zgodnie z którym spółka Ya Huan naruszyła znak towarowy należący do Focker Security i nakazał Ya Huan natychmiastowe zaprzestanie używania znaku towarowego PRETUL z owalnym znakiem graficznym dla oznaczania swoich towarów. Sąd przyznali również Focker Security odszkodowanie w wysokości 50.000 yuanów (ok. 7.735 USD), ale orzekł również, że używanie znaku słownego PRETUL nie stanowi naruszenia znaku towarowego. Sąd uznał, że chociaż produkty były eksportowane do Meksyku z wyłączeniem jakiejkolwiek dystrybucji na terenie Chin, używanie znaku towarowego PRETUL z owalnym znakiem graficznym na zamkach, opakowaniach i instrukcji obsługi powinno być traktowane jako używanie znaku towarowego w rozumieniu chińskiego Prawa Znaków Towarowych. Obie strony nie zgodziły się z wyrokiem i wniosły apelację.
Prowincjonalny Wyższy Sąd Ludowy w Zhejiang rozpatrzył apelację w roku 2012, i nie zgodził się z sadem pierwszej instancji. Sąd w Zhejiang uchylił wyrok sądu pierwszej instancji uznając, że używanie zarówno znaku słownego PRETUL, jak również znaku towarowego PRETUL z owalnym znakiem graficznym stanowi naruszenie znaku towarowego. Sąd drugiej instancji podwyższył wysokość odszkodowania z 50.000 yuanów do 80.000 (ok.12.380 USD). Sądy pierwszej i drugiej instancji wydały wyroki w oparciu o Artykuł 52(1) chińskiego Prawa Znaków Towarowych.
Spółka Ya Huan odwołała się do Najwyższego Sądu Ludowego (NSL) z wnioskiem o rewizję. W dniu 26 listopada 2015 roku NSL uchylił wyroki pierwszej i drugiej instancji. NSL orzekł, że podstawowym celem znaku towarowego jest odróżnianie pochodzenia towarów lub usług. Spółka Ya Huan zaś wyraźnie wskazywała, że produkowane zamki przeznaczone były dla firmy Truper na rynek meksykański. NSL orzekł ostatecznie, że używanie znaku towarowego PRETUL na etykietach towarów przeznaczonych na eksport nie stanowi istotnego używania znaku towarowego w rozumieniu Artykułu 52(1) Chińskiego Prawa Znaków Towarowych.
Kontekst prawny wyroku
Kontrowersje prawne wokół ochrony znaków towarowych w związku z produktami OEM ujawniały się wielokrotnie od czasu pierwszego, szeroko relacjonowanego sporu z początku XXI w. W roku 2002 Wysoki Sąd Ludowy w Guangdong wydał wyrok, w którym producent OEM odzieży został uznany odpowiedzialnym za naruszenie znaku towarowego NIKE, chociaż jego produkty były przeznaczone wyłącznie na eksport do kraju, w którym nabywca towarów posiadał zarejestrowany znak towarowy prawa dla towarów. Od tego czasu rozstrzygnięcia różnych chińskich organów sądowych i administracyjnych były bardzo rozbieżne. Na przykład w sprawie JOLIDA Wysoki Sąd Ludowy w Shanghaiu stwierdził, że chińskie służby celne niesłusznie zajęły towary OEM, ponieważ zostały one wyprodukowane wyłącznie na eksport z upoważnienia posiadacza znaku towarowego zarejestrowanego w kraju, do którego eksport miał nastąpić.
Podwójne konsekwencje wyroku PRETUL
Wyrok w sprawie PRETUL spotkał się dotychczas z mieszanymi reakcjami. Często podkreśla się, że nie da się go ocenić jako jednoznacznie pozytywnego bądź negatywnego z punktu widzenia interesów właścicieli renomowanych znaków towarowych.
Z jednej strony, wyrok został przyjęty z zadowoleniem przez zagranicznych właścicieli marek zlecających produkcję towarów chińskim kooperantom, gdyż zapewnia on im pewną ochronę przed roszczeniami ze strony podmiotów, które zarejestrowały w złej wierze podobne lub identyczne znaki towarowe w Chinach. Ochrona taka obejmuje przynajmniej przypadki typowych zleceń OEM, gdzie: 1) chiński producent OEM jest upoważniony do produkowania towarów przez zagranicznego właściciela marki; 2) zagranicznemu właścicielowi marki przysługuje prawo korzystania ze znaku towarowego w kraju, do którego ma nastąpić eksport; 3) towary produkowane w Chinach są przeznaczone wyłącznie na eksport, z wyłączeniem ich sprzedaży na terenie Chin; 4) zagraniczny właściciel znaku towarowego kontroluje projektowanie produktu oraz etykietowanie produktu znakiem towarowym, oraz 5) producent OEM jedynie pełni rolę produkcyjną i nie posiada żadnych praw własności intelektualnej w odniesieniu do towarów.
Wyrok może być pomocny dla zagranicznych właścicieli marek i ich chińskim producentów OEM w tym znaczeniu, że zredukuje po ich stronie ryzyko stania się celem nieuczciwych działań ze strony tzw. trademarks squatters. Zjawisko „trademark squatting – zwane również “trademark hijacking” – polega na rejestracji znaku towarowego w złej wierze, aby uzyskać korzyść finansową („okup”) od prawowitego właściciela znaku towarowego. Praktyka ta nie jest z pewnością specyficzna dla Chin, ale w Chinach jej stosowanie jest znacznie ułatwione przez obowiązujący tam system rejestracji zwany „first-to-file”, gdzie kluczowe jest pierwszeństwo w złożeniu wniosku o rejestrację znaku towarowego. Inaczej rzecz się ma w przypadku krajów stosujących system "first-to-use" (np. USA), gdzie strony są zobowiązane do wykazania "użytkowania" lub "zamiaru użytkowania" znaku towarowego.
Jednak wyrok w sprawie PRETUL ma również swą „ciemną stronę”. Może on znacznie utrudnić walkę z naruszeniami praw do znaków towarowych, których właściciele zarejestrowali je w Chinach, jeżeli producenci OEM wytwarzający towary oznaczane w złej wierze takimi znakami towarowymi będą w stanie wykazać, że nie naruszają praw do znaku w rozumieniu przyjętym w wyroku PRETUL.
Wielu komentatorów podkreśla, że wyrok w sprawie PRETUL nie skupia się na właściwym pytaniu i brakuje mu solidnych podstaw prawnych. Komentatorzy ci twierdzą, że definiowanie naruszenia znaku towarowego w Chinach powinno być raczej oparte na pytaniu „jak” – a nie „gdzie” – potencjalnie naruszony znak został użyty. Wyrokowi zarzuca się, że jest to kolejne orzeczenie podjęte przede wszystkim ze względów społeczno-ekonomicznych (np. w celu pobudzania chińskiego eksportu w momencie, kiedy chińska gospodarka wykazuje wyraźne oznaki spowolnienia).
Trudno zaakceptować uzasadnienie Sądu, który twierdzi, że producent OEM nie korzystał ze znaku towarowego z uwagi na przeznaczenie towarów. Pytania o logiczne konsekwencje takiego rozumowania nasuwają się same: co jeżeli połowa produkcji jest eksportowana, a druga połowa jest sprzedawana na terenie Chin? Czy to oznacza, że znak towarowy jest używany jedynie w odniesieniu do połowy wyprodukowanych towarów? A co jeżeli towar zostanie wyeksportowany, a następnie Re-importowany do Chin? Czy będzie to oznaczało, że znak towarowy nie był pierwotnie używany, ale stał się użyty w konsekwencji Re-importu?
Wątpliwości wzbudza również kwestia tego, na ile omawiany wyrok jest zgodny z postanowieniami Porozumienia TRIPS (the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). Art. 51 TRIPS stanowi, że państwa członkowskie zobowiązane są przyjąć procedury umożliwiające posiadaczowi prawa żądanie od organów celnych zatrzymania towarów podejrzewanych o naruszanie znaku towarowego zarejestrowanego w kraju importu. Ostatnie zdanie art. 51 stanowi, że „Członkowie mogą także ustanowić odpowiednie procedury dotyczące wstrzymania wydania przez władze celne towarów naruszających takie prawa, a przeznaczonych na wywóz ze swych terytoriów”. Zastosowanie koncepcji „towarów naruszających prawa, a przeznaczonych na wywóz” sugeruje, że akt naruszenia jest dokonany niezależenie od położenia geograficznego konsumentów danego dobra. Wątpliwości co do zgodności uzasadnienia wyroku w sprawie PRETUL z postanowieniami TRIPS są tym bardziej zasadne, że prawo chińskie przewiduje wyżej opisane procedury w ramach szczególnych regulacji dotyczących kompetencji Głównej Administracji Celnej.
Biorąc powyższe pod uwagę można zastanawiać się jakie były prawdziwe intencje NSL. Czy jest to incydentalny wyrok wydany z założeniem, że pozostanie odosobnionym rozstrzygnięciem, czy stanowi on strategiczne rozstrzygnięcie mające na celu podtrzymanie chińskiego eksportu wszelkimi środkami, nawet za cenę poświęcenia ochrony znaków towarowych? Biorąc pod uwagę, że wyrok w sprawie PRETUL zapadł zaledwie kilka miesięcy temu, trudno obecnie przewidzieć w jaki sposób wpłynie on na praktykę chińskiej administracji zajmującej się problematyką znaków towarowych.
