Zarejestrowane w Hong Kongu „spółki cienie” są utrapieniem zachodnich właścicieli Marek, stanowiąc coraz częściej wykorzystywane narzędzie do żerowania na renomie zachodnich marek na terenie Chin właściwych. Jednak skuteczne monitorowanie i terminowe działania prawne zarówno w Hong Kongu, jak i na terenie Chin właściwych może wydatnie pomóc w walce z tym problemem.
„Spółka cień” jest podmiotem zarejestrowanym z nazwą (firmą) podobną lub identyczną do renomowanego znaku towarowego lub nazwy handlowej innego podmiotu, użytą bez jakiejkolwiek zgody podmiotu uprawnionego do takiego znaku towarowego lub nazwy handlowej. Spółki cienie najczęściej nie wykonują żadnej operacyjnej działalności w Hong Kongu, lecz tworzone są wyłącznie w celach prowadzenia działalności polegającej na nielegalnym podrabianiu towarów w Chinach i zarabianiu na wprowadzaniu klientów w błąd. Zjawisko ostatnio zyskuje na sile w związku z gwałtownym rozwojem e-commerce w Chinach. Internetowi sprzedawcy coraz częściej używają spółek cieni w celu zakładania sklepów internetowych, sugerując związek z renomowanymi znakami towarowymi lub nazwami handlowymi.
W Hong Kongu, jak większości państw z systemem prawnym common law, procedury rejestracji nazw przedsiębiorców oraz znaków towarowych regulowane są przez dwa odrębne i całkowicie niezależne od siebie reżimy prawne. Rejestracja nazwy spółki w rejestrze spółek ("Rejestr") nie daje żadnych praw do znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej w odniesieniu do nazwy spółki (firmy). Dlatego, przyjęcie nazwy podobnej lub identycznej do czyjegoś znaku towarowego może skutkować sankcją karną lub cywilną zgodnie z odpowiednimi przepisami aktów prawnych regulujących rejestrację znaków towarowych. W przeciwieństwie do procedury rejestracji spółek w Hong Kongu, rejestracja działalności gospodarczej w Chinach następuje po przeprowadzeniu rygorystycznego procesu zatwierdzania. Dlatego lokalne władze chińskie mają często mylne wrażenie, że spółki cienie z Hong Kongu są filiami lub licencjobiorcami właścicieli renomowanych marek i traktują akty założycielskie (umowy spółek) jako potwierdzenie, że firma ma prawo produkować, sprzedawać lub rozpowszechniać towary markowe.
Próbę przeciwdziałania zjawisku spółek cieni przez chińskie władze stanowią kolejne zmiany obowiązującej w Hong Kongu Ordynacji Spółek (odpowiednik polskiego Kodeksu spółek handlowych), w tym ostatnie zmiany dokonane w ramach nowelizacji Ordynacji Spółek, która weszła w życie 10 grudnia 2010 roku oraz regulacji Nowej Ordynacji Spółek, która obowiązuje w Hong Kongu od dnia 3 marca 2014 roku. W ramach kolejnych nowelizacji wzmocniono kompetencje Rejestru Spółek m.in. w następujący sposób:
- Rejestr Spółek może bezpośrednio nakazać spółce w wyznaczonym terminie zmienić jej nazwę, w szczególności jeżeli:
- W terminie 12 miesięcy od dnia rejestracji nazwy spółki – Rejestr Spółek stwierdzi, że nazwa spółki na dzień jej rejestracji była identyczna lub zbyt podobna („too like”) do nazwy zamieszczonej na liście nazw albo do nazwy podmiotu zarejestrowanego na podstawie Ordynacji Spółek [art. 108(1)(a) i (b) Ordynacji Spółek].
- Po jej zarejestrowaniu sąd wydał wyrok nakazujący spółce zaniechanie używania swojej nazwy lub jej części, a osoba na rzecz której wyrok wydano dostarczy do Rejestru Spółek odpis takiego wyroku wraz z odpowiednim formularzem [art. 108(2) Ordynacji Spółek]. Warto podkreślić, że spółka cień może zostać uznana za nieuczciwie korzystającą z cudzej marki, nawet jeżeli nie rozpoczęła jeszcze produkcji lub sprzedaży towarów.
- W opinii Rejestru Spółek, nazwa spółki jest na tyle myląca w zakresie wskazującym na jej działalność, że istnieje prawdopodobieństwo wyrządzenia szkody dla interesu społecznego [art. 109(1)(a) Ordynacji Spółek].
- Co bardzo istotne, jeżeli spółka nie wykona nakazu zmiany nazwy w wyznaczonym jej terminie, wówczas Rejestr Spółek może z własnej inicjatywy może zmienić nazwę takiej spółki, zastępując dotychczasową nazwę numerem spółki w rejestrze [art. 110(2) Ordynacji Spółek], a ponadto może:
- Wszcząć postępowania przeciwko spółce i/lub osobom nią zarządzającym.
- Zamieścić nazwę spółki na liście spółek w zwłoce publikowanej na stronach Rejestru Spółek pod linkiem “Non compliance with Directions to Change Name / Replacement of Company Names by Company Registration Numbers” w zakładce “Statistics” [pod adresem: http://www.cr.gov.hk/en/statistics/index.htm], przez to upublicznić taką informację.
- Wykreślić nazwę spółki z Rejestru Spółek, zgodnie z postanowieniami Rozdziału 1, Części 15 Ordynacji Spółek, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dana spółka nie wykonuje działalności.
- O ile Rejestr Spółek nie wyrazi zgody, nie ma możliwości zarejestrowania spółki z nazwą identyczną jak nazwa w stosunku do której rejestr Spółek wydał wcześniej nakaz na podstawie m.in. wspomnianych wyżej art. 108(2) oraz art. 109(1)(a) Ordynacji Spółek. Zmiana ta nie rozwiązuje jednak problemu spółek o nazwach podobnych do zarejestrowanych znaków towarowych.
Wyżej opisane zmiany ustawodawstwa obowiązującego w Hong Kongu są zbieżne z rozwiązaniami stosowanymi w systemach rejestracji nazwy spółek w innych krajach common law. Przykładowo, Singapur zmienił swoje prawo spółek w roku 2005 w kierunku upoważnienia swojego Rejestru Spółek do nakazania danej spółce zmiany nazwy w przypadku, gdy używanie takiej nazwy naruszałoby prawa przyznane na mocy przepisów Prawa Znaków Towarowych. W krajach takich jak Australia, Kanada oraz Nowa Zelandia, rejestry spółek mają prawo zmienić nazwę spółki na liczbę, jeżeli ta nie wykonała nakazu zmiany nazwy, wydanego przez rejestr spółek.
W każdym przypadku czynnikiem wpływającym istotnie na skuteczność działań wymierzonych przeciwko naruszycielom praw własności intelektualnej jest czas reakcji. Jeżeli marka jest jednocześnie elementem nazwy spółki zarejestrowanej w Chinach lub znajduje się na liście nazw prowadzonej zgodnie z przepisami Ordynacji Spółek, wówczas skarga złożona przez właściciela marki bezpośrednio do Rejestru Spółek, w terminie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania spółki cienia, daje możliwość nakazania zmiany nazwy takiej spółki bez konieczności prowadzenia przeciwko niej postępowania sądowego w sprawie o naruszenie praw własności intelektualnej. W innych przypadkach właściciel marki zmuszony jest poprzedzić skargę do Rejestru Spółek uzyskaniem wyroku sądowego przeciwko naruszycielowi. Opisane wyżej zmiany prawne dające Rejestrowi Spółek możliwość nakazania zmiany nazwy spółki pod rygorem jej zamiany na numer w rejestrze, znacznie ułatwiają egzekucję wyroków sądowych przeciwko spółkom cieniom. Z praktyki sądowej kancelarii prawnych działających na rynku chińskim wynika, że spółki cienie zwykle nie bronią się w toku postępowań sądowych wytoczonym przeciwko nim, co pozwala uzyskać wyrok w ciągu kilku miesięcy.
Powyższe prowadzi do wniosku, że w interesie właścicieli renomowanych marek leży bieżące monitorowanie wpisów w Rejestrze Spółek, aby umożliwić szybką reakcję. Jest to możliwe za pośrednictwem platformy Cyber Search Centre pod adresem www.icris.cr.gov.hk lub poprzez serwis Company Search Mobile Service pod adresem www.mobile-cr.gov.hk.
Celem skutecznego przeciwdziałania naruszaniu praw do znaków towarowych na terenie Chin uzasadnione jest również śledzenie bieżących publikacji nowych zgłoszeń znaków towarowych w Hong Kongu (pomocą służy tutaj platforma Intellectual Property Department’s Online Search System pod adresem http://ipsearch.ipd.gov.hk/), jak i na terenie Chin właściwych (pod adresem http://www.saic.gov.cn/sbjEnglish/sbcx_1/). Skuteczne może również okazać się monitorowanie naruszeń z udziałem spółek cieni na największych chińskich portalach aukcyjnych takich jak: www.alibaba.com, www.aliexpress.com, www.1688.com (plaformy Alibaba) czy www.taobao.com lub www.Tmall.com (platformy Taobao).
